10.4　专利代理的内容

专利代理根据委托人意愿，在法律规定的范围内，按照《专利法》规定的程序，自始至终地为被代理人提供服务，使其尽可能地获得专利权，并正确地行使专利权。按照申请、获批、使用及维护专利权的程序，专利代理有以下具体内容：

1.在提出申请以前，为发明人提供是否申请专利的咨询

专利代理人在接受委托或者接受专利申请咨询时，首先应当根据我国《专利法》的规定，判断该发明创造内容是否违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益。另外，对属于我国《专利法》第25条规定的不授予专利权的技术领域的发明创造，也不能申请专利。专利代理人的任务在于向发明人解释《专利法》的有关规定，对发明创造是否属于不授予专利的技术领域，应该慎重处理判断。其次是要对发明创造的技术内容进行深入了解，以确定该发明创造是否具备专利法规定的“新颖性、创造性和实用性”的“三性”要求，必要时要进行新颖性检索，了解这一新发明技术是否较现有技术水平新近，是否能够实施。否则，专利代理人就必须为发明人的利益着想，劝告其不要申请专利，以免浪费金钱和时间。第三是对具备“三性”要求的发明创造，专利代理应当根据技术经济的客观势态、市场需求，权衡利弊，分析申请专利的必要性，向发明人提供切实可行的抉择意见。第四是对值得申请专利的发明创造，再作保护方式的探讨，是申报专利，开展许可证贸易有利，还是以“技术秘密”予以保密，实行独家经营更为有利。第五是对确定申请专利的技术还要根据其创造性高度选择申请专利的类型，明确公开的程序，考虑能否保留技术诀窍。最后，还要根据专利申请在国外的前景，确定是否申请外国专利或向哪些国家申请专利，等等。所有这些都要由专利代理人向委托人提出建议，拟定申请策略。除对申请人、发明人、专利权人提出咨询服务以外，专利代理人也可以对其他可能介入的当事人，如异议人、参与专利诉讼人及许可贸易当事人提供咨询服务。

2.撰写申请文件，处理申请过程中的有关事务

(1)撰写专利申请文件。在决定提出专利申请之后，专利代理人首先要做申请文件撰写前的准备工作。专利代理人要从发明人所介绍的大量材料中，深入理解把握发明创造的实质，用自己的法律知识、技术知识和代理经验，抓住发明创造关键性技术特征，并把这种技术特征扩展开去，作为撰写独立权利要求的内容，以达到合法的最大保护范围。再把非关键性技术特征列为撰写从属权利要求的内容，使保护范围一步步具体。同时，还要尽专利代理人所能，进行创造性劳动，力求把与发明创造有关而发明人忽视或者未预料到的技术内容、技术特征挖出来，使发明创造更完善，经发明人同意后写入申请文件，通过与发明人反复交换意见后才开始撰写申请文件。

(2)提出专利申请。专利代理人撰写好专利申请文件后，及时地递交专利申请文件对申请专利具有重要的意义，因为我国采用的是先申请原则，即专利权授予最先申请人。因此，不能贻误时机，否则会造成无法弥补的损失。经专利局受理后，确定申请日，申请日是许多权利的起始日。另外，在办理申请手续的过程中，还应按时缴纳申请费，逾期不缴纳的，将被视为自动撤回申请。

3.为获得专利权提供审批阶段的服务

专利代理人在提交专利申请文件，确定申请日和申请号后，专利申请就进入了审查程序。在审查过程中，专利代理人应充当申请人与专利局之间的联系人，并提供以下服务：

(1)提出实审请求。专利代理人应根据《专利法》的规定，适时地征求申请人意见，即是否提出实审，什么时候提出实审。同时，还可以向申请人建议何时提出实审最为有利。

(2)对专利申请文件进行必要的修改。专利代理人可以根据《专利法实施细则》的规定，按照申请人的要求，对专利申请文件进行主动修改。这种修改可包括格式上的，也可包括对发明创造内容或权利要求的修改，修改的原则是不能超出原说明书记载的范围。当代理人收到补正通知书或实质审查意见通知书后，专利代理人应认真地补正和研究审查意见。对确实不符合专利实质性条件之处，或不符合《专利法》及其实施细则某条规定的，进行适当的补正修改。例如，对权利要求书作缩小范围的修改时，可取消某些权利要求或者对技术特征作进一步的限定。

(3)陈述意见或者会晤。在审查过程中对审查员提出的某些由于理解上的差异而引起的审查意见，专利代理人可以依据事实进行反驳与陈述，说明本发明与背景技术之间的本质区别。对于一些难以用书面陈述办法解决的，专利代理人可以向专利局请求会晤审查员，用口头的方式来讨论有关问题，以交换意见，统一看法，有时审查员也会主动邀请代理人和发明人前去专利会晤解决申请案中的疑难问题。

(4)对驳回决定陈述意见或答辩。在专利审批过程中，如果专利机关经审查认为该申请不符合《专利法》规定的专利“三性”条件而予以驳回时，专利代理人可接受委托，向专利复审委员会提出复审请求。与此同时，代理人应写出符合《专利法》规定的意见陈述书，启动复审程序，以请求专利复审委员会复审。

4.维护专利权人的权益，开展专利许可证贸易

在专利授权以后，专利代理人的主要任务是维护专利权人的权益，开展专利许可证贸易，专利代理人可在专利权人委托范围内承担下列工作：

(1)督促按期缴纳专利年费，避免过期丧失专利权；

(2)监察侵权行为，一经发现及时予以追究；

(3)调解专利纠纷，代理专利诉讼；

(4)对撤销专利权请求及无效宣告请求提出答辩；

(5)开展专利许可证贸易，根据市场需求、技术接受方的技术水平和生产能力等因素，帮助当事人确定许可条件，并且可以代理参加谈判、起草专利许可贸易合同等；

(6)处理与专利代理有关的其他事务。